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广发视点丨《商标侵权判断标准》出台 新旧标准如何适用

发布日期:2020-08-18 浏览次数:128

  2020年6月15日国家知识产权局发布《商标侵权判断标准》(以下简称《判断标准》),为商标执法部门一线执法人员提供更具体的操作规定指引。
  虽然《判断标准》第二条规定,商标执法相关部门在处理、查处商标侵权案件时适用本标准,目前也无法预测法院在审理涉及商标侵权民事纠纷或商标执法行政诉讼案件过程中是否会参考《判断标准》的规定,但笔者认为仍应当对新规予以充分重视,理清《判断标准》、《商标审查及审理标准》(2016年12月修订,以下简称《审查标准》)及司法解释的相关规定,供读者参考。

1 商标的使用

  判断某种行为是否构成商标侵权,首先需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。如果个人自行将奢侈品牌的吊牌或装饰挂坠等含有商标的物品,装饰在其他品牌的商品上进行使用,不具有商业性质的,显然不属于商标法意义上的商标使用。


2020年《判断标准》

2016年《审查标准》

第三条第2款 商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用以识别商品或者服务来源的行为。

5.3.1 商标的使用,是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

第四条 商标用于商品、商品包装、容器以及商品交易文书上的具体表现形式包括但不限于:
(一)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
(二)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等。
第六条 商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的具体表现形式包括但不限于:
(一)商标使用在广播、电视、电影、互联网等媒体中,或者使用在公开发行的出版物上,或者使用在广告牌、邮寄广告或者其他广告载体上;
(二)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用商标的印刷品、展台照片、参展证明及其他资料;
(三)商标使用在网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序等载体上;
(四)商标使用在二维码等信息载体上;
(五)商标使用在店铺招牌、店堂装饰装潢上。

5.3.2  商标使用在指定商品上的具体表现形式有:
(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。

第五条 商标用于服务场所以及服务交易文书上的具体表现形式包括但不限于:
(一)商标直接使用于服务场所,包括介绍手册、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、名片、奖券、办公文具、信笺以及其他提供服务所使用的相关物品上;
(二)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、票据、收据、汇款单据、服务协议、维修维护证明等。

5.3.3  商标使用在指定服务上的具体表现形式有:
(1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;(下略)

  《商标法》第四十八条对商标使用的定义与《审查标准》基本相同,对比可见,《判断标准》对“商标使用”的定义在《商标法》及《审查标准》的基础上,新增了互联网媒体、二维码等新型使用方式。《判断标准》第七条同时规定:判断是否为商标的使用应当综合考虑使用人的主观意图、使用方式、宣传方式、行业惯例、消费者认知等因素。

2 同一种/类似商品和服务

  商品和服务(未免繁冗,下文若无特别说明,商品即包括服务)根据《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》)分为45类。根据《商标法》的规定,申请注册的商标,凡同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。未经商标注册人的许可在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,均属侵犯注册商标专用权的行为。因此,如何认定“同一种商品”及“类似商品”是判断是否存在商标侵权行为的重要一环。


2020年《判断标准》

2016年《审查标准》

第九条 同一种商品是指涉嫌侵权人实际生产销售的商品名称与他人注册商标核定使用的商品名称相同的商品,或者二者商品名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同或者基本相同,相关公众一般认为是同种商品。
同一种服务是指涉嫌侵权人实际提供的服务名称与他人注册商标核定使用的服务名称相同的服务,或者二者服务名称不同但在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面相同或者基本相同,相关公众一般认为是同种服务。

同一种商品或者服务包括名称相同和名称不同但指同一事物或者内容的商品或者服务。

类似商品是指在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面具有一定共同性的商品。

类似商品是指在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面相同或者具有较大关联性的商品。

类似服务是指在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面具有一定共同性的服务。

类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同或者具有较大关联性的服务。

  从法院司法审判实践角度来看,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》关于类似商品的认定,在《审查标准》的基础上同时参考公众的一般认知标准,即相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品可以认定为类似商品,司法解释同时规定《区分表》可以作为判断类似商品的参考。
  综上,对同一种商品的认定建议采《判断标准》的规定,对类似商品的认定建议结合《判断标准》、《审查标准》及相关司法解释的规定,对于《区分表》未涵盖的商品,根据《判断标准》第十二条的规定,应当基于相关公众的一般认识,综合判断。

3 商标的近似

  商标近似审查是一个非常复杂的问题,且从以往案例中可见,商标执法部门审查和法院司法审判实践的认定标准有所不同。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,法院对商标近似的认定,除对诉争商标及引证商标标志整体的近似程度进行判断之外,同时会考量引证商标的显著性、知名度、商标使用情况等因素,判断诉争商标是否容易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为商品来源与引证商标的商品有特定的联系,对诉争商标与引证商标是否近似进行整体认定。
  或许是为了尽量统一执法审查与司法认定的标准,《判断标准》一方面继承了《审查标准》,规定“涉嫌侵权的商标与他人注册商标是否构成近似,参照现行《商标审查及审理标准》关于商标近似的规定进行判断。”同时规定在商标侵权判断中,在同一种商品或者同一种服务上使用近似商标,或者在类似商品或者类似服务上使用相同、近似商标的情形下,还应当对是否容易导致混淆进行判断;并对“容易导致混淆”的情形及判断标准进行了细化规定。


4 商标侵权行为
《判断标准》对《商标法》第五十七条规定的侵犯注册商标专用权的情形进行了细化,具体如下:

《商标法》第五十七条

2020年《判断标准》

(一) 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的

第二十二条第1款 自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用,与他人在同一种商品或者服务上的注册商标相同的
第二十三条第1款 在同一种商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标相同的

(二) 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的

第二十二条第2款 自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用,与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的
第二十三条第2款 在同一种或者类似商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标近似、容易导致混淆的
第二十四条第1款 不指定颜色的注册商标,可以自由附着颜色,但以攀附为目的附着颜色,与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的

(三) 销售侵犯注册商标专用权的商品的

第二十五条 在包工包料的加工承揽经营活动中,承揽人使用侵犯注册商标专用权商品的
第二十六条 经营者在销售商品时,附赠侵犯注册商标专用权商品的

(四) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的

-

(五) 未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的

-

(六) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的

第三十条 市场主办方、展会主办方、柜台出租人、电子商务平台等经营者怠于履行管理职责,明知或者应知市场内经营者、参展方、柜台承租人、平台内电子商务经营者实施商标侵权行为而不予制止的;或者虽然不知情,但经商标执法相关部门通知或者商标权利人持生效的行政、司法文书告知后,仍未采取必要措施制止商标侵权行为的

(七) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的

第三十一条 将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的


5 “合法取得”抗辩事由的判定
  《商标法》第六十条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售。实践中该如何判定“不知道是侵权商品”及“说明提供者”,一直未有统一标准。
  《判断标准》第二十七条以反向列举的方式规定了五种不属于“不知道是侵权商品”的情形,即:
  (一)进货渠道不符合商业惯例,且价格明显低于市场价格的;
  (二)拒不提供账目、销售记录等会计凭证,或者会计凭证弄虚作假的;
  (三)案发后转移、销毁物证,或者提供虚假证明、虚假情况的;
  (四)类似违法情形受到处理后再犯的;
  (五)其他可以认定当事人明知或者应知的。
  关于“说明提供者”的判定标准,《判断标准》第二十八条规定,是指涉嫌侵权人主动提供供货商的名称、经营地址、联系方式等准确信息或者线索,对于因涉嫌侵权人提供虚假或者无法核实的信息导致不能找到提供者的,不视为“说明提供者”。
  《判断标准》第二十九条同时规定,涉嫌侵权人对于“合法取得”的侵权商品应停止销售,如果再次销售的,应当依法查处。


  正如国家知识产权局官方解读所述,《判断标准》在《商标法》框架内,立足商标执法业务指导职能,对多年来商标行政保护的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结。本文篇幅所限,无法尽述。笔者后续将持续关注国家知识产权局官方的政策解读、指导案例和行政答复,不定期进行推送和解读。

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